專利再審修正後,禁反言推定適用性之探討

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在 Biagro Western Sales, Inc. v. Grow More, Inc., 423 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2005) 乙案中,原告 Biagro 及加州大學董事會 (The Regents of the University of California)…主張被告 Grow 肥料產品侵害其美國第 5,830,255(’255號)專利。 專利權人曾提起再審(Reexamination)聲請,並於每一個獨立項中增加「含酸或糖之磷成分占總重量之 30-40%」的限制,以阻卻先前技術之新穎性挑戰。

地方法院表示被告未構成文義侵權。原告再主張 59%-62%…為 30%-40% 比例的均等範圍,因此被告產品應構成均等侵權,然而地方法院引用 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359 (Fed.Cir.2003) 案表示,原告…有審查歷程禁反言 (Prosecution History Estoppel) 推定的適用,原告既限縮自己的專利權範圍,則不得嗣後擴張其權利範圍,在訴訟中再行主張均等論 (Doctrines of Equivalents),因此被告勝訴。

審查歷程禁反言為限制均等論適用之事由,依Festo III案之見解,專利權人修正限縮專利權範圍時,即等同放棄(Surrender)原專利範圍與修正過後的專利範圍間之相關權利,亦即經過修正的權利範圍,嗣後不得享有原權利範圍得以使用均等擴張其文義比對之界線。

Festo 案後,審查歷程禁反言採取彈性限制原則(Felexible Bar)專利權人修正權利範圍被推定(Presumed)已經放棄均等擴張的適用,但專利權人…仍例外可主張均等擴張:為申請時不可預見的(Unforeseeable); 修正理由與均等範圍的關連性低,僅有些微關係(Tangential Relation);及其他無法合理預期專利權人於說明書內載明之均等範圍。


本案中,兩造主要的爭議,在於經修正再審並限縮過的專利範圍,是否得以主張均等論之適用。我們一般對專利申請的認知是,權利範圍越大越好,越大越好,越大越好,越年輕越好…呃,離題了。

在最初申請專利的時候,如果將專利權利的範圍設定過於籠統、巨大,那不僅容易被審查委員在事後糾正,即便專利核准,亦容易產生許多爭議。至於如何拿捏專利範圍的界線,由於現行法規與實務仍存有一段差距,因此只要不是屬於直來直往的專利內容,多數仍需仰賴專利工程師的知識與經驗,方能找出專利範圍之最佳平衡點。

一般在專利訴訟案中使用的「禁反言」,在「專利侵害鑑定要點草案」中指出:「禁反言為申請歷史禁反言之簡稱」。「禁反言」主要可用來防止專利權人在進行訴訟時,重新主張已放棄之專利權利;亦可讓被控侵權者提出禁反言之適用,進行積極性的抗辯。

對於想要利用或是迴避「禁反言」的人而言,都需注意每件專利案從申請到後續維護過程中的所有程序及相關文件;尤其對於專利權人而言,在對專利內容進行修正的同時,更需要對「禁反言」與專利法第 49 條第 3項:「…補充、修正,不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。」兩者的組合相當謹慎,以免喪失權利而不自知(通常都在好幾年後發生事情時,才會突然理解其重要性。)。

綜上所述,「修正」之於「禁反言」之於「均等論」之於「專利性」,是上揭文章的主要架構。只要經修正的範圍與專利性並沒有直接或間接相當,並提出相當佐證,則禁反言之適用應該視為不明確,換言之,所謂的禁反言需要針對各別的文義,進行單獨比對與分析,絕非一體視之。當然,所謂的判斷自然包含大量的主觀意見,因此對於專利工程師而言,與專利審查委員的衝突是必要之惡。

最後,我們最後用下列數種簡單的描述,針對原告之 A 專利與被告之 B 專利進行分析,用以指出幾種在前文專利訴訟時的態樣:

  • 若 B 專利適用「均等論」,但 A 專利不適用「禁反言」,則 B 專利落入 A 專利之(均等)權利範圍;
  • 若 B 專利適用「均等論」,但 A 專利適用「禁反言」,則 B 專利未落入 A 專利之權利範圍。

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法律人

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